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상표법/제90조 제1항 제1호/사례


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상표법 제90조 제1항 제2호 내지 제5호는 식별력 이슈과 밀접한 연관이 있으므로 상표법/식별력/사례 문서에서 다룬다.

1. 제90조 제1항 제1호


자기의 성명, 상호 등이 도안화되거나 다른 문구 또는 도형과의 결합의 경우에 본 규정을 적용할 수 있을지에 관하여 판결 및 심결의 태도를 정리해보자면 (ⅰ) 사업자등록증 상의 ‘상호’에서 1가지 요소만을 변경한 경우(예를 들면, 문자 테두리만 표현하거나, 도형만 결합하거나, 장식적 요소만을 더하거나, 상호 일부를 영문으로 표현한 경우 및 이들에 색채를 가미한 경우 정도)에는 상거래 관행에 따른 사용으로 인정하고 있으나, (ⅱ) ‘상호’에서 2가지 이상의 요소가 변경된 경우(예를 들면, ‘업종명’을 생략하면서 도형을 결합하거나, 독특한 글씨체로 표현하면서 한자와 같은 다른 문자를 변경한 경우, 상호의 일부만을 영문으로 표현하면서 그 부분을 부각시키는 도형을 결합하거나, 평이하지 않은 서체로 표현하면서 도형을 결합한 경우 등)에는 상거래 관행에 따른 사용으로 인정하고 있지 않는 경향이 있어 보인다.[3].

1.1. 적용을 인정한 사례


이 사건의 경우, 앞서 본 사실 및 앞서 든 증거에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 확인대상표장은 피고의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 봄이 상당하다.
① 확인대상표장 ''은 피고의 상호 중 '하슬라'와 '가배' 부분 사이에 띄어쓰기를 두고, '가배'의 우상단에는 영문 'Cafe'를, 좌측에는 세로로 '하슬라'를 각 부기한 형태이다.
② 그런데 위 각 문자가 도안화되거나 도형과 결합하는 등 특별히 식별력을 갖는 형태로 표현되지 아니하였고, 가로 간판의 우상단에 부기된 'Cafe'는 그 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없을 뿐 아니라 '가배'의 영문 표기로 인식될 것으로 보인다.
③ 확인대상표장 중 좌측에 세로로 부기된 간판에는 '하슬라'라고만 기재되어 있다. 그러나 이 부분 간판은 '하슬라 가배'로 기재된 가로 간판과 바로 연접하여 있고 그 외 가로 간판과 세로 간판의 크기와 조합 정도, 뒤에서 살펴보듯이 강릉시 거주자 상당수가 '하슬라'를 강릉시의 옛 명칭으로 인식하고 있는 점, 피고는 강릉시의 옛 명칭 '하슬라'와 커피의 옛 명칭인 '가배'를 조합하여 '하슬라가배'란 상호를 착안한 것으로 보이는 점 등의 사정을 보태어 보면, 확인대상표장 중 좌측 세로 간판의 '하슬라'는 피고의 상호 일부를 반복하여 표기한 것으로 봄이 상당하다.
④ 확인대상표장 테두리를 둘러싸고 있는 전구 형태의 장식은 간판의 장식에 흔하게 사용되는 것에 불과하다.
}}}

위 표장부분 중 ‘(주)’는 ‘주식회사’를 의미하는 약칭 표현이고, 원고의 상호 ‘주식회사 면누리’를 검은색 글자 및 흰색 테두리로 표현하고 있는데, 이 부분의 글자체가 특별히 도안화되거나 독특한 것이라 보기 어렵고 글자의 색채 역시 거래통념이나 거래관행상 특별한 식별력이 있는 것이 아니다. 더욱이 그 글자 위에 검은색으로 ‘생면류제조전문’이라는 글자까지 부가되어 위 표기 부분은 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있도록 표시되어 있어, 일반 수요자라면 확인대상표장 중 위 한글 문자 부분을 원고의 상호로 인식할 것으로 봄이 상당하다. 따라서 확인대상표장 중 위 한글 문자 부분은 원고의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 경우에 해당한다고 할 것이다.
}}}

이 사건 표장은 피고가 사업자등록을 한 상호인 ‘진라이’와 동일한 글자 구성으로 이루어진 문자 표장들인 점, 이 사건 표장의 글씨체는 간판 제작업체가 피고의 간판을 제작하면서 사용한 글씨체로 위 글씨체를 피고가 그대로 사용한 것으로 보이고, 이 사건 표장이 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등 특별한 식별력을 갖도록 한 정도에 이르른 것으로 보이지 않는 점, 일반 수요자의 입장에서 이 사건 표장을 보아도 이를 전체적으로 피고의 상호를 표시하는 것으로 인식할 것으로 보이는 점 등을 종합해보면 이 사건 표장은 피고가 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것으로 보인다.
}}}
(가) 확인대상표장이 거래통념상 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상호로 인정되는지 여부와 관련하여, 제출된 증거자료 중 ① 2020. 6. 1. 익산세무서장이 발급한 사업자등록증(갑 제4호증)에 의하면, 청구인 ‘박창우’는 전북 익산시 고봉로 18길 96, 1층(어양동)을 사업장 소재지로 하여 ‘익산밤바다’라는 상호로 음식점을 운영하였고, ② 청구인이 운영하는 음식점의 전면 사진(갑 제3호증)을 보면, 이 사건 확인대상표장인 ‘ ’가 포함된 간판이 건물 1층의 상단에 위치해 있다는 점을 알 수 있다.
확인대상표장은 청구인이 사업자등록을 한 상호와 동일한 명칭으로 구성된 표장인 점, 확인대상표장이 비록 글자체가 일부 다르게 표시되어 있기는 하나 이러한 표시는 거래통념상 용인될 수 있는 정도의 방법으로 상호를 표시한 것으로 그로 인해 확인대상표장이 특별한 식별력을 생성했다고 볼 수 없는 점, 확인대상표장이 표시된 간판은 상호를 나타내는 가게의 간판으로 흔한 형태라고 볼 수 있는 점 등을 고려하면, 일반 수요자의 입장에서 확인대상표장을 보더라도 이를 청구인의 상호를 표시하는 것으로 인식할 것으로 보인다. 따라서 확인대상표장은 청구인이 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 표장에 해당한다고 볼 수 있다.
(나) 청구인에게 부정경쟁의 목적이 인정되는지 여부와 관련하여, 청구인은 확인대상표장을 이 사건 등록상표의 등록일인 2020. 8. 3.보다 앞선 2020. 6. 1.부터 사용해온 점, 청구인이 영업을 하는 장소도 피청구인들의 주소지인 전남 광양시와 서울시 영등포와는 거리가 떨어진 전북 익산시인 점, 청구인이 사용하는 위 확인대상표장은 이 사건 심결일 현재도 변형 없이 그대로 사용되고 있는 점, 피청구인의 이 사건 등록상표가 널리 알려졌다는 증거도 없는 점, 피청구인이 청구인의 주장에 대하여 아무런 답변이 없는 점 등을 종합적으로 고려하면, 청구인에게 부정경쟁의 목적이 인정될 만한 사정을 찾아볼 수 없다.
}}}

① 확인대상표장 사용상품의 중앙에 표시된 건외 ‘농심’은 면류 업계 시장점유율 1위 기업으로 사용상품의 제조원 또는 출처표시로 충분히 인식되므로 상단에 표시된 확인대상표장까지 그 제조원으로 인식하기 어렵다는 점, ② 일반라면제품의 경우, 포장의 상단에 제조원이 표시되는 것이 일반적이고, 주문자위탁생산 방식으로 생산된 제품에는 제조원과 유통전문판매원이 제품의 뒷면에 별도로 표시되고 유통전문판매원의 표시를 제품 앞면 등에 표시하는 경우에도 제품의 설명적 문구와 글자색, 글자의 크기 등의 차이를 거의 두지 않고 표시하는 것이 일반적이라 하더라도(아래 사진), 확인대상표장 사용상품의 경우 피청구인의 부대찌개 프랜차이즈인 ‘놀부 부대찌개’의 가맹점에서 부대찌개 등 주메뉴에 부대하여 판매되거나 여타 매장에서는 밀키트(meal kit)의 구성품으로만 판매되는 등의 거래 특성을 고려할 때, 모든 매장에서 일반수요자를 대상으로 개별적으로 판매되는 상품과 그 표기형식 등을 달리 볼 필요가 있다는 점, ③ 보통 기업들이 자신의 상호를 보다 효과적으로 알리기 위해 회사로고(CI)를 개발하고 상호의 글씨체를 변형하여 함께 사용하는 것이 일반적이라는 점을 고려할 때 (가령, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’ 등), 단지 확인대상표장이 일반적인 글씨체가 아니고 피청구인의 로고와 결합되어 있다는 이유만으로 확인대상표장이 상호가 아닌 상표로서 기능한다고 단정할 수 없다는 점 등의 사정을 종합할 때, 확인대상표장은 자타상품을 식별하기 위한 상표로서가 아닌 피청구인의 영업에 관하여 자기를 표시하는 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표로 봄이 타당하다.
}}}

확인대상표장은 청구인이 2019. 1. 14. 개업한 학원이 위치한 ‘대구시 동구 과학로 13길 2, 201호(각산동, 카라빌딩)’에서 자신의 상호인 ‘라곰영수학원’을 건물의 외부에 표시한 것으로서(갑 제3, 4, 5호증), 그 사용태양을 볼 때 각 글자가 특별히 도안화되거나 독특한 것이라고 보기 어렵고, 글자의 색채도 그 자체로서 거래통념이나 거래관행상 식별력이 인정된다고 보기 어렵다고 판단되며, 학원의 상호를 건물 외벽에 표기하는 방식은 일반적으로 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 볼 수 있는 점을 종합해 볼 때, 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호에 규정된 ‘자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당한다고 하겠다.
}}}

확인대상표장 ‘ ’는 청구인의 상호인 ‘브레디(Bready)’(갑 제2호증 참조)에서 한글문자 ‘브레디’를 제외한 영문자 ‘Bready’ 부분을 청구인의 제과점 매장의 간판에 대문자로 표시한 것으로서, ① 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하였고, ② 다른 문구나 도형 등 식별력 있는 부분과의 결합 없이 오직 청구인 상호의 영문자 부분만을 동일한 서체의 대문자로 평이하게 표기하여 사용하고 있으며, ③ 일반 수요자의 입장에서 청구인의 확인대상표장을 보아도 전체적으로 청구인의 상호를 표시하는 것으로 인식할 것으로 보이고, ④ 특히 외국인 수요자를 대상으로 영업하는 영업장 소재지인 서울 용산구 이태원의 거래실정에 맞게 영문만을 표기한 표장인바, 이러한 점을 종합해 볼 때 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호에 규정된 ‘자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용’하는 상표에 해당한다고 할 것이다.
}}}

확인대상상표는 ‘영업점 외부 및 내부 간판, 영업점 내부의 광고판, 매장 내의 메뉴판, 상품의 포장지, 음식용익, 광고지, 홈페이지’에 기재된 별지의 사용 태양과 같이 사용되는 표장으로 한글과 색채를 결합한 표장( )이다. 그런데 피청구인의 상호 ‘ ’과 대비되는 확인대상상표 ‘ ’은 각 글자의 좌측 상단의 모서리 및 우측 한단의 모서리 부분에 색채를 일부 가미한 것으로서, 글자체는 ‘글’의 고딕체와 매우 유사하고 그 자체가 특별히 도안화되거나 독특한 것이 아니고, 글자의 일부에 색채를 부가한 것에 불과하다.
피청구인의 상호는 ‘ ’이며, 확인대상상표는 ‘ ’인데, 양 상표를 전체적·객관적·이격적으로 관찰할 경우에 일반 수요자들로서는 확인대상상표의 각 글자 좌측상단과 우측하단의 모서리에 색채가 표시되어 있다고 하더라도 확인대상상표가 피청구인의 상호를 나타낸다는 것을 쉽게 인식할 수 있을 것으로 보인다. 그렇다면, 확인대상상표 ‘ ’에 색채가 일부 가미되었다고 하더라도, 이로 인하여 확인대상상표가 전체로서 피청구인의 상호인 ‘다도락’에 내재한 식별력을 넘어서는 특별한 식별력을 갖게 되었다거나, 일반 수요자들이 확인대상상표를 피청구인의 상호를 표시한 것으로 인식할 수 없게 되었다고 볼 수는 없다. 또한, 표장의 위치나 배열에 있어서도 특이한 점을 찾아볼 수 없다는 점, 외부 간판 등에서도 항상 ‘다이어트 도시락’이라는 표현과 함께 표기되어 사용된 점, 그 밖에 도형이나 특별한 이미지가 부가되어 있지 않다는 점, 전부 개정법 상표법은 자기의 상호사용의 범위를 완화하였다는 점 등을 고려하면, 확인대상상표는 상표법 제90조 제1항 제1호에 규정된 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당한다 할 것이다.
}}}

1.2. 적용을 부정한 사례

가) 원고가 사용하는 확인대상표장은 도형 ‘ ’ 부분, 영문자 ‘ ’ 부분, 그리고 한글 ‘ ’ 부분이 부분이 종(縱)으로 3단 결합되어 있는 표장이다. 그런데 확인대상표장 중 위 도형 부분은 확인대상표장에서 차지하는 비중 및 그 크기가 상당하고, 사람이 두 팔을 벌리고 서 있으면서도 머리에 나뭇잎 모양이 부가되어 전체적으로 나무를 의인화한 독특한 도안화 과정을 거친 것이어서, 확인대상표장을 보는 수요자의 주의를 끌기에 충분하다.
나) 원고는 원고의 온라인 블로그(https://C) 및 인터넷 홈페이지(https://D)에서 아래에서 보는 바와 같이 ‘단단한정형외과의원’이라는 상호와 별도로 확인대상표장을 표시하는 방법으로 확인대상표장을 사용하였는 바, 이러한 확인대상표장의 사용태양에 비추어 확인대상표장을 보는 수요자로서는 확인대상표장이 단순히 원고의 상호를 표시한 것에 불과하다고 인식할 것이라고 보기는 어렵다.
다) 갑 제6호증의 1 내지 16의 각 영상에 의하면 정형외과의원의 경우 도형 및 상호(상호 중 ‘의원’이라는 문자가 생략된 것 포함)가 결합된 표장을 간판 등에 사용하는 경우가 있음은 인정되나, 그러한 사정만으로 도형 및 상호(상호 중 ‘의원’이라는 문자가 생략된 것 포함)가 결합된 표장을 사용하는 것이 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 경우에 해당한다고 보기는 어렵다.
}}}
확인대상표장은 원고의 상호 '주식회사 인청경제자유구역서비스' 자체를 표시한 상표가 아니므로 상표법 제90조 제1항 제1호 소정의 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당하지 않는다.
원고는 확인대상표장이 원고의 상호를 영문으로 표시한 것이므로 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당한다고 주장하나, 확인대상표장 '파일:IFEZS로고.png '이 원고의 상호 '주식회사 인청경제자유구역서비스'를 영문으로 표시한 것이라고 볼 수 없고, 다만 이를 원고의 약칭에 해당하는 것으로 볼 여지가 있으나, 'IFEZ(ifez)'가 원고의 약칭으로서 저명한 것이라는 점을 인정할 증거가 없으므로, 상표법 제90조 제1항 제1호 소정의 자기의 상호의 저명한 약칭을 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당한다고 볼 수도 없다.}}}
① 피고가 사업자등록증 상의 상호를 ‘F(~점)’이라고 하고, 간판을 ‘ ’과 같이 설치하였으며, 외벽 돌출간판, 유리벽, 진열장 상단, 쇼팽백에 ‘GLASSSTORY’라고 표시한 것은 F과 사이에 체결한 가맹계약에 따른 것이다. 가맹계약의 특성상 가맹점사업자는 그 서비스표나 영업표지를 배타적으로 사용할 수 있고, 이는 동종업계의 다른 사업자와 서비스의 차별성을 부각하기 위한 것이다.
② 피고가 외벽 측면 간판에 안경 모양의 구조물과 함께 하단에 ‘GLASSSTORY’라고 표시하였고, 유리벽, 진열장 상단, 쇼핑백에 ‘GLASSSTORY’라고 표시한 것은 모두 같은 글씨체이고 눈에 잘 띄게 위치하거나 표시되어 있다.
③ 피고는 가맹계약 체결 시 이사건 등록서비스표 및 영업표지 등의 내용을 안내하는 정보공개서를 제공받았고, 이 사건 등록서비스표의 권리관계를 알았거나 충분히 알 수 있었다. 당시 F은 이 사건 등록서비스표의 통상사용권자였고, 현재는 이를 사용할 권한을 가지고 있지 않다. 그럼에도 피고는 ‘글라스스토리’ 또는 ‘GLASS STORY’라는 문자를 계속 사용하면서 안경소매업 등을 영위하고 있다.
④ 피고가 사용할 권한이 없어진 이 사건 등록서비스표에 대하여 확인대상표장을 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 것이라고 보아 계속 사용을 허용하는 것은 이 사건 등록서비스표에 대한 침해를 용인하게 되는 결과가 된다.
}}}
나. 확인대상표장이 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하는지 여부
... 확인대상표장의 ‘파일:(주)미화산업 확인대상표장_후단.png ’ 부분은 원고의 상호 중 회사의 종류를 나타내는 ‘주식회사’를 ‘(주)’라고 약칭하여 사용하고 있을 뿐 전체적으로 볼 때 원고의 상호를 그대로 사용하고 있다고 보아야 할 것이나, 그 앞에는 타원 안에 ‘M’자를 도안화한 ‘파일:(주)미화산업 확인대상표장_전단.png ’을 뒷부분의 ‘파일:(주)미화산업 확인대상표장_후단.png ’보다 크게 구성하여 배치함으로써 확인대상표장은 일반 수요자에게 상호라기보다는 주로 상표로서 사용되고 있다고 인식될 것이고, 확인대상표장 중 ‘파일:(주)미화산업 확인대상표장_전단.png ’ 부분이 ‘파일:(주)미화산업 확인대상표장_후단.png ’ 부분 앞에 배치되어 부수적으로 사용된 것에 불과하여 일반 수요자의 주의를 끌지 못하는 부분이라고 보기도 어려우므로, 확인대상표장은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다고 할 수 없다.}}}
① 2010. 5.경 의료기관을 개설한 피고의 상호는 ‘리더스미의원’이고, 피고의 상호 중 ‘의원’ 부분을 생략한 ‘리더스미’는 상호가 아닌 상호의 약칭으로 보아야 할 것이다. 그런데 상호의 약칭에 등록상표권의 효력이 미치지 않기 위해서는 일반 수요자들 사이에서 널리 알려진 저명한 약칭에 해당하여야 하는데, 피고가 제출한 증거들만으로는 ‘강남리더스미’가 피고의 상호의 약칭으로서 일반 수요자들 사이에서 널리 알려졌다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.
② 피고는 건물외부 간판에 “ ”라고 표시하였는데, 피고의 상호인 ‘리더스미의원’ 앞에 “ ”을 추가하고 뒤에 작은 글씨로 병기된 ‘진료과목’과 다른 색으로 ‘피부과’를 기재하여 “ ”를 추가하여 사용하고 있는 사용태양, 피고의 사용표장들은 “리더스”만으로 간략하게 호칭, 관념될 수 있는 점, 나아가 위 간판이 설치된 높이와 거리에 비추어 작은 글씨로 병기된 ‘진료과목’ 부분은 쉽게 식별되기 어려워 보여 중심적 식별력을 가지는 ‘리더스’와 ‘피부과’의 결합으로 새로운 식별력이 나타나 피고의 서비스업인 피부과업의 영업출처표시를 하는 광고적 사용으로 보이는 점, ‘강남’을 부가하여 마치 원고의 ‘리더스피부과’ 네트워크 비즈니스 사업에 가입한 강남 지역 병원이라고 오인될 우려가 있는 표장으로 보이는 점 등의 사정에 비추어 피고의 상호인 ‘리더스미의원’을 그 자체로 표시한 것이라거나 피고의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것으로 볼 수 없다.
③ 피고는 피고의 인터넷 홈페이지, 인터넷 카페 및 홍보블로그, 소셜미디어 페이스북 등에 피고의 사용표장들을 표시하면서 병원을 표시하는 ‘의원’을 생략하여 ‘리더스미’라고 표시하고 ‘강남’을 추가하고 ‘의원’을 생략하여 ‘강남리더스미의원’ 또는 ‘강남리더스미’라고 표시하거나 ‘의원’을 생략하고 ‘미’부분을 한자로 변경하여 ‘리더스美’라고 표시하여 사용하였다. 위 표시된 피고의 사용표장들의 구체적인 사용태양, 피고의 사용표장들이 모두 “리더스”만으로 간략하게 호칭․관념될 수 있는 점, ‘강남’을 부기하여 마치 원고의 ‘리더스 피부과’ 네트워크 비즈니스 사업에 가입한 강남 지역 병원이라고 오인될 우려가 있는 표장으로 보이는 점, 인터넷 홈페이지, 카페 및 블로그 및 소셜미디어에 게시된 글이 피고의 서비스업인 피부과업을 광고, 선전하기 위한 것인 점 등의 사정에 비추어 피고의 상호인 ‘리더스미의원’을 그 자체로 표시한 것이라거나 피고의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것으로 볼 수 없다.
}}}
피고 회사는 그 홈페이지에 ‘주식회사’ 표시는 없이 ‘전통떡’이라는 문자에 이어서 한글 ‘설송원’을 일반인의 주의를 끌기에 충분하도록 큰 글씨의 다소 독특한 글씨체로 표기하거나, 이러한 표기를 ‘떡 제품 사진’에 직접 표시하는 방식으로 사용해왔고, 이 사건 소로 원고가 상표권 침해를 제기하기 전에는 한자 ‘雪松園’도 함께 표시된 형태로도 사용하였다. 이렇듯 웹페이지 내에서 표시된 위치 및 크기, 다른 문구와의 연결관계 등까지 고려하여 ‘ ’과 같은 표기방식을 살펴보면, 이는 거래통념상 피고 회사의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 경우에 해당하지 않는다고 봄이 타당하다.
}}}
}}}
상호는 '상인이 영업상 자기를 표시하기 위하여 사용하는 명칭'이므로 문자로써 표현되어야 하고 기호·도형 등은 포함할 수 없는 점, 상호의 일부분만을 영문자로 변경하여 함께 사용하는 것이 음식업계의 일반적인 관행이라고 볼 만한 증거가 없는 점 등에 비추어 보면, 확인대상표장은 상호 중 요부에 해당한다고 볼 수 있는 ‘올통’ 부분을 고기 형상의 도형 안에 표시하고 ‘통’자 위에는 두 개의 점을 부가하여 강조하듯이 표시하였을 뿐만 아니라, ‘올통’ 부분을 영어 대문자 ‘ALLTONG’으로 표기하고 무지개 색을 사용하여 눈에 띄게 채색되어 있는바, 이는 청구인이 자신의 상호를 음식업계 거래관행에 따라 사용한 것이라고 인정하기 어려운 정도에 이르게 된 것이라고 보인다.
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상표의 등록은 타인의 등록상표와의 유사여부를 검토하는 등의 엄격한 절차를 거쳐 등록되고 등록되면 전국적으로 독점적 사용권이 부여되나, 상호의 등기절차는 그 엄격성이 상표권 심사에 미치지 못하고 유사상호의 등기가 금지되는 지역도 일정지역으로 한정되는데, 이와 같이 엄격한 절차를 거쳐 등록된 상표의 존재에도 불구하고 그 상표와 동일·유사한 상호를 용이하게 등기하고 그 상호에 도형이나 글자체를 로고화하여 결합한 사용태양이 일반적으로 허용된다면 등록상표권의 효력을 부당하게 잠탈하는 결과가 될 수 있고, 현행 상표법 제99조 제2항에서는 부정경쟁의 목적이 없이 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 상표로 선사용하는 자는 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가지는 것으로 규정하고 있어, 자기의 상호를 ‘상거래 관행에 따라 사용’한다는 것은 필요 최소한의 범위로 제한할 필요가 있는 점을 고려하면, 확인대상표장 ‘ ’는 피청구인의 상호인 '오복닭한마리'에서 일부 글씨를 세로쓰기와 붉은 글씨로 변형하고 글씨체도 독특한 형태로 구성함으로써 문자 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었을 뿐만 아니라, 복주머니 및 인장 형태의 도형요소도 함께 결합되어 있어 피청구인의 상호와는 현저히 달라지게 되어 타인의 서비스업과 식별되도록 표시하는 표장으로 사용되었다고 봄이 타당할 것이고, 단순히 피청구인의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것으로 보기는 어렵다 할 것이므로, 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호의 상표권의 효력이 미치지 아니하는 범위에 해당된다고 할 수 없다.
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피청구인은 서점의 간판에 회사의 표시를 나타내는 ‘(주)’를 생략한 채로 독특한 글씨체의 ’개똥이네‘를 사용하고 있는바, 서점의 간판에 사용된 ‘ ’의 ‘개똥이네’는 그 아래 설명적 의미로 사용된 ‘아동 중고책’의 글자체와 색채를 달리하여 크게 표시되어 있고, ‘ ’의 ‘개똥이네’도 독특한 도형 ‘ ’이 결합되어 있으며 ‘어린이 서점 NO.1’과는 그 글자체, 색채, 크기를 달리 표시하여 사용하고 있는 사용태양과 일반적으로 서비스업에 있어서 광고판이나 간판 등에 상호를 사용하는 경우 일반수요자들에게 그 상호가 서비스의 출처표시로 인식되기 쉬운점 등을 고려해 보면, 피청구인이 서점의 간판에 사용하고 있는 ‘ ’, ‘ ’에서 ‘개똥이네’ 부분은 독특한 서체, 색채와의 결합, 표장에서 차지하는 비중 등 사용태양에 비추어 일반수요자들에게 회사의 명칭인 상호로 인식되기보다는 피청구인의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별되도록 하기 위한 출처표시로 인식될 개연성이 높다 할 것이므로 피청구인이 사용한 ‘개똥이네’는 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우라 할 수 없다고 봄이 상당하다.
또한, 피청구인의 중고서적 전문 사이트(www.littlemom.co.kr)에 사용된 ‘개똥이네’의 경우에도 메인화면의 좌측 상단에 다른 글씨보다 독특하고 두드러진 형태인 ‘ ’가 크게 표시되어 있고 그 하단에도 보다 큰 글씨체인 ‘ ’ 가 표시되어 있는 반면에 피청구인의 상호를 표시하는 ‘(주)개똥이네 대표: 배장환’가 별도로 표시되어 있어 피청구인의 인터넷 중고서적 전문 사이트에 사용된 ‘개똥이네’도 피청구인이 운영하는 인터넷 중고서적 판매를 위한 서비스업의 출처를 표시하기 위한 것으로 사용되었다 할 것이다.
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확인대상표장 “ ”은 피청구인의 상호인 ‘해봄한의원’ 외에 ‘해봄’ 글자를 둘러싼 붉은색 또는 주황색을 띤 특이한 형태의 원형 도형( )이 결합되어 있을 뿐만 아니라 ‘해봄’ 글자체도 특별히 일반 수요자의 주의를 끌기 위하여 로고화하여 구성함으로써 피청구인의 상호와는 현저히 달라졌고, 상표의 등록은 타인의 등록상표와의 유사여부를 검토하는 등의 엄격한 절차를 거쳐 등록되고 등록되면 전국적으로 독점적 사용권이 부여되나, 상호의 등기절차는 그 엄격성이 상표권 심사에 미치지 못하고 유사상호의 등기가 금지되는 지역도 일정지역으로 한정되는데, 이와 같이 엄격한 절차를 거쳐 등록된 상표의 존재에도 불구하고 그 상표와 동일·유사한 상호를 용이하게 등기하고 그 상호에 도형이나 글자체를 로고화하여 결합한 사용태양이 일반적으로 허용된다면 등록상표권의 효력을 부당하게 잠탈하는 결과가 될 수 있으므로, 상표권의 효력을 제한하는 예외 규정인 상표법 제90조 제1항 제1호에서 ‘상거래 관행에 따라 사용’ 한다는 것은 필요 최소한의 범위로 제한할 필요가 있는 점 등을 감안하여 보면, 결국 위 확인대상표장은 단순히 피청구인의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것에 불과한 것으로는 볼 수 없다 할 것이므로 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당하지 않는다 할 것이다.
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확인대상표장은 앞부분에 도형 ‘ ’과 뒷부분에 다소 특이한 서체의 문자‘ ’로 구성된 표장으로서, 이 중 문자부분의 ‘A’자의 가로획이 생략된 형태로 독특하게 표기되어 있는 바, 이는 일반수요자의 주의를 끌기 위하여 출처표시를 목적으로 사용하였다고 보아야 할 것이어서 피청구인 회사를 약칭한 상호라거나 거래통념상 ‘상거래 관행에 따라 사용하는 상표’라고 볼 수 없고, 타인의 상품과 식별되도록 하기 위하여 상표로서 사용하는 것이라고 보아야 하므로, 확인대상표장은 상표법 제90조 제1항 제1호에 해당한다고 할 수 없다.
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살피건대, 확인대상표장은 “ ”와 같이 ① ‘제주’와 ‘바다’가 상하 2단으로 배치되어 있고 그 아래에는 물결 형상의 도형이 마치 상단의 ‘제주바다’를 강조하는 밑줄처럼 결합되어 있는바, 그 구성방식이 도형 등이 없이 문자를 횡으로 붙여 쓰는 상호의 일반적인 표기방식과는 크게 다르고, ② 갑 제각호증에 나타난 피청구인의 상품에는 확인대상표장 외에 상품의 출처를 표시하기 위한 상표라고 볼만한 다른 표장을 찾아 볼 수 없으며, ③ 상품에 표기된 양태를 보더라도 ‘ ’와 같이 보통 상표가 표기되는 위치인 상품 맨 상단에 위치하고 있고, 다른 문자들보다 훨씬 크게 표기되어 있으며, 하단에 작은 글씨로 된 ‘instagram@〇〇〇〇〇’와의 사이에 물결 형상의 도형을 넣어 확인대상표장이 잘 부각되도록 구성되어 있는 점 등을 종합하여 보면, 확인대상표장은 타인의 상품을 식별되도록 하기 위한 표장으로 사용되었다고 봄이 상당하고, 이러한 확인대상표장의 사용은 피청구인이 자신의 상호를 상거래 관행에 따라 사용한 것으로 보기는 어렵다 없다 하겠다.
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1.3. 제3항의 부정경쟁 목적이 문제된 사례

1) 앞서 든 증거들 및 갑 제3, 10, 11, 12호증의 각 기재 및 영상에 의하면, 원고가 2015. 8. 17. ‘(주)영명 처가방 판교점’을 상호로 하여 사업자등록을 받았고, 확인대상표장을 G시의 로컬맵 사이트 ‘두리찾기’ 및 음식점·카페·맛집 정보공유 사이트 ‘인포소리’에 아래 사진과 같은 형태로 표시하여 광고 등에 사용하고 있는 사실이 인정된다.
2) 그렇다면 ① 확인대상표장은 원고가 사업자등록을 한 상호인 ‘(주)영명 처가방 판교점’과 동일한 글자로 구성되어 있는 표장인 점, ② 확인대상표장이 달리 독특한 글씨체나 색체, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 가졌다고 할 수 없는 점, ③ 일반 수요자의 입장에서 확인대상표장을 보더라도 이를 피고의 상호를 표시하는 것으로 인식할 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 확인대상표장은 일응 원고가 자기의 상호를 상거래 관행에 따라 사용하는 상표에 해당한다고 볼 수 있다.
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그렇다면 원고는 이 사건 등록서비스표의 등록 후에 부정경쟁의 목적으로 자신의 상호인 확인대상표장을 사용한 것이므로, 상표법 제90조 제3항에 의하여 확인대상표장에는 상표권의 효력제한에 관한 규정인 상표법 제90조 제1항 제1호가 적용될 수 없다.
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[1] 정진길. (2022). 상표법상 ‘상호의 상거래 관행에 따른 사용’ 요건에 관한 연구. 인하대학교 법학연구소, IP & Data 法, 제2권 제2호, 33-73. [2] 정진길. (2022). 상표법상 ‘상호의 상거래 관행에 따른 사용’ 요건에 관한 연구. 인하대학교 법학연구소, IP & Data 法, 제2권 제2호, 33-73. [3] 정진길. (2022). 상표법상 ‘상호의 상거래 관행에 따른 사용’ 요건에 관한 연구. 인하대학교 법학연구소, IP & Data 法, 제2권 제2호, 33-73. [4] 서울중앙지방법원 2022. 2. 11. 선고 2020가합554787 판결 : 원고패 → 특허법원 2022. 12. 20. 선고 2022나1180 판결 : 항소기각 [5] 대표자: 허연우 [6] 상고기간 도과로 2022. 12. 14. 확정 [7] (소송경과) 특허심판원 2009. 10. 29.자 2009당321 심결 → 특허법원 2010. 4. 23. 선고 2009허8829 판결 : 원고승 → 대법원 2010. 7. 20. 2010후1381 → 특허심판원 2010. 9. 29.자 2010당(취소판결)84 심결 → 특허법원 2011. 1. 27. 선고 2010허8085 판결 : 원고패 [8] 본 판결은 양 당사자 모두의 항소로 인하여 특허법원에서 다투어 졌으며, 특허법원은 원고 및 피고의 항소를 모두 기각하는 판결(특허법원 2022. 10. 14. 선고 2022나1173 판결)을 하였으나, 특허법원에서는 손해배상액에 관하여만 다투어졌으므로 1심 판결의 내용을 기재한다. [9] 음식점이나 병원의 간판에 상호를 표시함에 있어 도형을 결합하고 다소 독특한 폰트로 표현하는 경우는 일반적임에도 상호의 상거래 관행에 따른 사용으로 인정하지 않은 결론은 구 상표법 제51조 제1항 제1호의 태도와 차이가 없어, 표현태양을 완화한 입법취지에 부합하지 않게 제90조 제1항 제1호의 표현태양을 너무 엄격히 본 것으로 생각된다.(정진길. (2022). 상표법상 ‘상호의 상거래 관행에 따른 사용’ 요건에 관한 연구. 인하대학교 법학연구소, IP & Data 法, 제2권 제2호, 33-73.) [10] 음식점이나 병원의 간판에 상호를 표시함에 있어 도형을 결합하고 다소 독특한 폰트로 표현하는 경우는 일반적임에도 상호의 상거래 관행에 따른 사용으로 인정하지 않은 결론은 구 상표법 제51조 제1항 제1호의 태도와 차이가 없어, 표현태양을 완화한 입법취지에 부합하지 않게 제90조 제1항 제1호의 표현태양을 너무 엄격히 본 것으로 생각된다.(정진길. (2022). 상표법상 ‘상호의 상거래 관행에 따른 사용’ 요건에 관한 연구. 인하대학교 법학연구소, IP & Data 法, 제2권 제2호, 33-73.)

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