상표법 제119조 제1항 제1호는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나, 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자에게 상품의 품질을 오인하게 하거나 타인의 업무와 관련된 상품과 혼동을 불러일으키게 한 경우를 상표등록 취소사유로 정하였다. 이는 상표권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표에 대한 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있는 것으로, 같은 조 제5항에 의하여 누구든지 그 규정에 의한 취소심판을 청구할 수 있는 공익적 규정이다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조). 이러한 입법 취지에 비추어 보면, 실제 사용된 상표(이하 '실사용상표'라고 한다)가 등록상표를 타인의 상표(이하 '대상상표'라고 한다)와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인 · 혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 상표법 제119조 제1항 제1호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록 취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 참조).

지정상품에 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우는 상표의 정당한 사용에 해당하므로 품질 및 출처의 오인·혼동을 일으키더라도 상표법 제119조 제1항 제1호 의 부정한 사용에 해당하지 않는다. 여기서 실사용상표가 등록상표와 동일하다는 의미는 완전히 동일한 경우뿐만 아니라 사회통념상 등록상표의 통상 사용범위 내로 볼 수 있는 경우를 포함하므로 등록상표에 어느 정도의 부기나 변경이 있더라도 동일성 범위 내의 상표사용으로 인정되면 상표법 제119조 제1항 제1호의 부정한 사용에 해당하지 않는다. 다만 상표법 제119조 제1항 제1호 소정의 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 상표법 제119조 제1항 제3호 소정의 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단 기준과 관계없이 상표법 제119조 제1항 제1호의 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조).

상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제2호는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록의 취소를 구할 수 있도록 규정하고 있다. 이는 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하기 위한 것으로서, 수요자의 이익은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데에 그 취지가 있다(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조).
이와 같은 위 조항의 문언과 취지에 비추어 보면, 복수의 유사 상표를 사용하다가 그 중 일부만 등록한 상표권자가 미등록의 사용상표를 계속 사용하는 경우에도, 그로 인하여 타인의 상표와의 관계에서 등록상표만을 사용한 경우에 비하여 수요자가 상품 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커지게 되었다면, 이러한 사용도 위 조항에 규정된 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다. 또한 위 조항에서 정한 상표등록 취소사유에 해당하기 위하여 등록상표가 혼동의 대상이 되는 타인의 상표와 반드시 유사할 필요는 없다고 할 것이다.

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대법원 2016. 8. 18. 선고 2016후663 판결

구 상표법 제73조 제1항 제2호가 적용되려면, ① 상표권자가 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 동일한 상표가 아닌 유사한 상표를 사용하거나, 그 지정상품과 동일한 상품이 아닌 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, ② 그 결과 수요자로 하여금 상품의 품질에 대한 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동이 생길 염려가 있어야 하며, ③ 위와 같은 등록상표의 부정사용이 상표권자의 고의에 의한 것임이 인정되어야 한다.

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특허법원 2016. 10. 21. 선고 2016허3662 판결